一、宗旨
为助力安徽省企业提升在开拓海外市场进程中的知识产权保护能力,增强国际市场竞争优势,维护企业合法权益,护航企业实施“走出去”战略,结合安徽省实际,特制定本指引。
二、企业海外维权相关名词解释
企业,指开拓海外市场的安徽省内企业。
对方,是指在海外向企业发出律师函或在事先无任何预告的情况下直接起诉企业的主体;
函件,是指包括对方向企业发出的律师函或知识产权服务机构发出权利主张声明等带有警告性质的函件。
知识产权海外维权(以下简称维权),指企业在海外被控侵犯他人知识产权,或自身知识产权被侵害时,围绕该纠纷进行的一系列维权活动。
临时禁止令,是指在权利受侵害一方当事人出庭参加法庭听证会后,法庭根据该当事人要求而下达的命令侵权一方当事人停止骚扰或侵害的法庭指令。
三、企业海外维权事前防范
企业在进入海外市场(包括销售和展会)前,应充分了解拟进入国家(地区)的知识产权环境,包括:法律法规、救济途径、保护力度及宗教习惯等。
(一)提前进行知识产权海外布局
企业应加快知识产权海外布局步伐,重点在重要市场国、目标市场国和竞争对手所在国申请或获取相关知识产权,为商业竞争做好准备;或向世界知识产权组织递交申请,一次申请,多国生效。
对企业发展具有重要意义的商标、专利等知识产权,不仅应在国内注册,还需同步在海外重点市场完成注册,筑牢维权权利基础。
针对海外重点市场开展知识产权监测,包括对目标国家 /地区的商标公告、专利公告进行监测,及时发现他人抢注、近似注册等风险。密切关注市场上是否存在仿冒、侵权使用自身知识产权的行为,建立常规信息跟踪机制。
监测工作可由企业知识产权管理部门自行开展,也可委托专业第三方服务机构(如商标代理机构、律师事务所等)实施。
(三)健全内部管理制度
企业应建立健全知识产权管理制度,明确知识产权管理职责,规范研发记录、权利归属、使用许可等流程。
建立严格的信息安全管理制度,在劳动合同和离职承诺中约定保密条款和竞业限制条款,设立门禁、权限管理等制度,妥善保存研发文档和相关材料。
定期开展海外知识产权相关法律知识、风险防范培训,提升员工知识产权保护意识和专业素养。
(一)材料保存
企业收到对方律师函或被直接起诉后,应妥善保存与纠纷相关的产品手册、电子文档、内部邮件、研发记录等原始材料。
重点保存律师函、与对方往来的信件、数据电文(包括电报、电传、传真、电子交换数据和电子邮件)等可有形表现所载内容的材料,确保证据完整性。
(二)沟通与调解
积极与对方或其中国代理商、分销商、在华关联公司等沟通,明确对方行为出发点和目的,评估纠纷风险。
可引入客户、政府有关部门、行业协会等第三方进行调解、斡旋,沟通前可征询专业人士意见,保证答复准确性。
调解、斡旋通过可选用中国贸易促进委员会调解中心、安徽省知识产权保护中心等调解组织进行调解、斡旋。
(三)风险评估与初步应对
对纠纷所涉内容进行综合分析,判断风险等级,决策相应应对措施。
若风险较小,可礼貌回复律师函表明未侵权立场,或根据情况不予回复;若发现对方存在欺诈、恶意竞争等情形,可向政府相关部门举报。
若风险较大,应尽快通过合规中介机构选任律师事务所等专业机构,合作前可签署保密协议。
(四)应诉准备
组建应诉团队,成员应包含中国律师、案件审理国律师、企业决策层、研发人员和知识产权法务人员,明确分工与权限。
案件审理国律师、知识产权代理师、企业研发人员应分别就维权相关法律知识、所涉产品的专业技术知识培训应诉团队成员,以便团队内部紧密配合寻找事实与法律上的突破。
如案若案件审理国发布临时禁止令,企业应及时提交辩护声明,收集推翻禁令的证据,并要求对方赔偿相应损失。
(五)证据收集与保全
应诉团队需多渠道全面收集证据,包括知识产权权利证明材料、研发记录、技术信息合法来源证明、第三方分析报告、企业合规规章制度等。
若发现对方存在侵权行为,应妥善保存相关证据;对易删除、修改、销毁的证据,可采用公证等方式保全。
应诉团队应清晰列明并严格监控维权中的各程序时间,企业应按照各程序时间要求向应诉团队提供相应材料。
(六)纠纷化解途径
1.行政救济:向目标国家/地区知识产权主管部门申请行政处理,如提出商标异议、无效宣告、撤销申请等,高效化解纠纷。
2.司法诉讼:若行政途径无法解决,可在案件审理国提起诉讼,或在对方有中国分支机构、代理商等诉讼连接点时,依据我国法律提起诉讼。
3.谈判与和解:综合评估事态后,可与对方开展和解谈判,参考欧美地区知识产权纠纷多以和解结案的惯例,听取专业律师意见制定谈判策略。
4.调解与仲裁:可通过目标国家/地区调解仲裁机构,或世界知识产权组织仲裁与调解中心,以调解、仲裁方式解决纠纷,依托相关协议保障执行效力。
5.反诉与抗辩:依据案件审理国法律,充分行使合法使用抗辩权,可就对方知识产权有效性等提起反请求。
(七)资源利用
企业在海外知识产权维权过程中可充分利用安徽省内已有的,包括政府部门、司法机关、知识产权管理部门和知识产权中介机构等资源。
企业可将案件情况、维权进展等向政府有关部门报告,请其提供职责范围内的帮助;必要时可寻求安徽省知识产权保护中心、海外知识产权纠纷应对指导安徽分中心的指导咨询服务。
五、企业海外维权事后总结与提升
(一)总结经验
企业应将维权活动整理总结,以加强类似知识产权风险的预见性。
企业应积极向政府部门反馈海外维权过程中经验与教训,以便政府部门制定有关规章及配套政策,不断完善适合企业发展的法治环境。
(二)优化布局
加快完善知识产权海外布局,根据海外市场拓展情况动态调整注册策略。
企业应建立并不断完善知识产权管理制度,重视知识产权战略,提升知识产权检索分析能力、侵权判断能力和谈判
能力等,在开拓国际市场中不断利用已建立的知识产权制度有效化解风险,维护自身合法权益,适应海外知识产权保护的复杂需求。
(三)信息反馈与宣传
积极向政府部门反馈海外维权中的经验与教训,为相关规章及配套政策制定提供参考。
企业应慎重对外披露企业特定产品或全部产品的年产量、国际市场占有率、国际市场优势地位等信息,加强对其知识产权工作的新闻报道力度,包括法律法规培训、合作动态、知识产权取得成果等。
六、企业海外维权咨询渠道
国家海外知识产权纠纷应对指导中心,电话:400-8869-2866,网站:www.worldipguidance.cn;
安徽省知识产权保护中心(电话:张老师0551-66185232,董老师0551-66185173;网站:www.ahippc.cn)。
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